您好,欢迎来到威名知识产权官网

国家知识产权局备案代理机构

中华商标协会正式会员单位

关注微信

知产学院

您现在的位置: 首页 新闻资讯 知产学院

商标恶意注册之民事司法规制

日期:2022-03-22
来源: 上海威名知识产权

近年商标注册的数据从2014年至2016年,商标申请量每年保持在20%-30%的增长率;但2017年商标申请量出现了爆发式增长,同比增长55.7%,达574.8万件。

    申请量连续16年位居世界首位,累计已达2784.2万件。

    北知:涉嫌恶意注册的案件,在除驳回复审案件和撤销复审案件之外的其他商标行政案件中的比例在30%以上。

商标恶意注册的定义

自然人、法人或其他组织违反诚实信用原则,明知或应知他人享有的商业标识或在先权利,仍然恶意将上述标识或近似标识注册为商标,并通过高价兜售、许可或诉讼要挟等不正当手段以牟取利益的行为。

在先权利

高人民法院《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第18条,将“在先权利”解释为包括“民事权利”和“合法权益”

Ø “民事权利”:姓名权、肖像权、著作权、专利权、商标权等;

Ø “合法权益”:商号、域名、知名商品特有的包装装潢、电影名称、节目名称等权益。

域外商标恶意注册

◆域外商标恶意注册—加拿大

2014年商标法修法(2019年生效),免除申请人在注册前声明使用商标的义务。

    2017年,45个尼斯分类中的商标申请量急剧增加;其中大部分来自知名商标抢注者。

◆域外做法—国际条约

Ø 《巴黎公约》

• 第六条之五:四种可以驳回或无效的情况,其中包括:在要求保护的国家,商标具有侵犯第三人的既得权利的性质;商标违反道德或公共秩序,尤其是具有欺骗公众的性质。

• 第六条之七明确规定,代理人未经商标所有人同意而以自己名义注册商标是违反诚实信用的恶意注册行为。

Ø 《TRIPS协定》:强调商标不得损害他人在先权利。

◆域外做法—美国

Ø 商标注册以“善意使用”或“善意使用意图”为前提和基础。

Ø 申请人在提交商标注册申请时,可以选择三种基础,包括实际使用、意图使用、外国注册。上述基础均需要在申请注册前在美国有实际使用或意图使用。申请人签订意图使用声明后,如发现与事实不符的情况,则构成伪证罪,面临商标被无效以及罚款、限制人身自由的风险。

Ø 恶意注册是判断商标混淆可能性和驰名商标淡化的考虑因素

Ø 不道德或欺骗性的商标,不予注册。

Ø 欺诈取得注册的商标,可以作为撤销注册和抗辩的事由。

Ø 法院可以在商标诉讼中直接命令撤销涉案商标。

Ø 《兰哈姆法》第1119条“法院对注册的权力”规定,“在涉及注册商标的诉讼中,法院可以确定注册的权利,命令撤销整个或部分商标的注册,恢复已撤销的注册,以及对注册簿上诉讼当事人的注册进行其他修改…”。

◆域外做法—欧盟

《欧盟商标条例》:

Ø 申请人在提交商标注册申请时具有主观恶意的,可以作为申请该商标无效的绝对理由。

《欧盟商标审查指南》

Ø 申请人是否有“搭便车”意图、是否以阻止第三人进入市场为目的、是否试图人为延长商标不使用期限、基础注册商标是否由于恶意注册已被无效、是否向他人索要经济赔偿等因素均属于可能存在恶意的相关事实。

《欧盟商标条例》第100条(2015年修订):

Ø 法院有权在商标侵权反诉的程序中,处理撤销或无效该欧盟商标的问题;

Ø 受理法院也可以要求当事人先到欧盟知识产权局提起无效程序;

Ø 如果已经有撤销或无效的申请提交到欧盟知识产权局,则必须中止审理等待结果。

◆域外做法—法国

Ø 《商标法》L.712-6条规定:

Ø “如果注册人对第三人的权利构成欺骗,或者违反了法定或约定的义务,认为对该商标享有权利者可依合法程序追还所有权。”

◆域外做法—日本

Ø 商标注册申请也以“善意使用”或“善意使用意图”为前提和基础。

Ø 商标注册驳回的理由涵盖恶意情形

  《日本商标法》:“与标示他人业务相关的商品或服务且在日本国内或外国消费者间已广泛认知的商标相同或相近,并以不正当的目的(指以为获取不正当利益为目的、给他人造成损害为目的等不正当目的)使用商标的”。

◆我国法律关于商标恶意注册的规定

规制商标恶意注册的法律依据—商标法

第七条

    申请注册和使用商标,应当遵循诚实信用原则。

第九条

    申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。

第十三条 (驰名商标保护)

    为相关公众所熟知的商标,持有人认为其权利受到侵害时,可以依照本法规定请求驰名商标保护。

    就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标,容易导致混淆的,不予注册并禁止使用。

    就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的,不予注册并禁止使用。

第十五条

    未经授权,代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册,被代理人或者被代表人提出异议的,不予注册并禁止使用。

就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似,申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在,该他人提出异议的,不予注册。

《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》

第15条 

    商标代理人、代表人或者经销、代理等销售代理关系意义上的代理人、代表人未经授权,以自己的名义将与被代理人或者被代表人的商标相同或者近似的商标在相同或者类似商品上申请注册的,人民法院适用商标法第十五条款的规定进行审理。

    在为建立代理或者代表关系的磋商阶段,前款规定的代理人或者代表人将被代理人或者被代表人的商标申请注册的,人民法院适用商标法第十五条款的规定进行审理。

    商标申请人与代理人或者代表人之间存在亲属关系等特定身份关系的,可以推定其商标注册行为系与该代理人或者代表人恶意串通,人民法院适用商标法第十五条款的规定进行审理。

第16条 以下情形可以认定为商标法第十五条第二款中规定的“其他关系”:

  (一)商标申请人与在先使用人之间具有亲属关系;

  (二)商标申请人与在先使用人之间具有劳动关系;

  (三)商标申请人与在先使用人营业地址邻近;

  (四)商标申请人与在先使用人曾就达成代理、代表关系进行过磋商,但未形成代理、代表关系;

(五)商标申请人与在先使用人曾就达成合同、业务往来关系进行过磋商,但未达成合同、业务往来关系。

第18条

 商标法第三十二条规定的在先权利,包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。

第20条 [在先姓名权]

当事人主张诉争商标侵害其姓名权的,如果相关公众认为该姓名指代了该自然人,容易认为标记有该姓名的商品系经过该自然人许可或者与该自然人存在其他特定联系的,人民法院可以认定该商标损害了该自然人的姓名权。

 当事人以其笔名、艺名、译名等特定名称主张姓名权,该特定名称具有一定的知名度,与该自然人建立了稳定的对应关系,相关公众以其指代该自然人的,人民法院予以支持。

第21条 [在先字号权]

当事人主张的字号具有一定的知名度,他人未经许可在与该当事人在先主要生产经营商品相同或者类似的商品上申请注册与该字号相同或者近似的商标,容易导致相关公众对商品来源产生混淆的,当事人以此主张构成受商标法第三十二条保护的在先权益,人民法院应予以支持。

 当事人以具有一定市场知名度并已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称为依据提出主张的,适用前款规定。                    

第22条                

 当事人主张诉争商标损害角色形象著作权的,人民法院按照本规定第十九条进行审查。

 对于著作权保护期限内的作品,如果作品名称、作品中的角色名称等具有较高知名度,将其作为商标使用在相关商品上容易导致相关公众误认为其经过权利人的许可或者与权利人存在特定联系,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持。

规制商标恶意注册的法律依据—商标法

第三十二条 (保护在先权利、禁止恶意抢注)

    申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。    

第四十四条

    已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。

l 以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册的:

① 所谓欺骗手段,是指申请人采取虚构、隐瞒事实真相,或者伪造申请书及有关文件等方式,取得商标注册。

② 所谓以其他不正当手段,是指申请人采取欺骗方式以外的其他不正当方法,如通过给经办人好处等方式,取得商标注册。

规制商标恶意注册的法律依据—反不正当竞争法

第二条

    经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德。

    本法所称的不正当竞争行为,是指经营者在生产经营活动中,违反本法规定,扰乱市场竞争秩序,损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。

    本法所称的经营者,是指从事商品生产、经营或者提供服务(以下所称商品包括服务)的自然人、法人和非法人组织。

规制商标恶意注册的法律依据—民法总则

第七条 

    民事主体从事民事活动,应当遵循诚信原则,秉持诚实,恪守承诺。

中国法院商标恶意注册民事案件

(2018)津民终114号 (恶意注册并诉讼)

2005年,被告已经在开发的楼盘上使用“爱这城”文字进行宣传;2009年唐某经核准取得“爱这城”文字商标注册,核定使用商品包括不动产管理等。2017年唐某将该商标排他使用许可给原告使用维护,双方同时约定了收益分配比例。原告起诉要求被告停止使用“爱这城”商标字样并索赔20万元。

天津高院认为,“爱这城”具有较强的固有显著性,在完全没有接触或知悉的情况下,因巧合而相同的可能性甚小。原告取得本案注册商标专用权的目的,在于通过许可他人使用涉案注册商标使用权而获利,并且依约分配获利。唐某和原告取得该商标专用权的目的均不是通过真实使用商标取得商誉,故不具有正当性。

• 被告使用“爱这城”文字的行为,主观上不具有攀附涉案注册商标商誉的意图,客观上也不会使相关公众对正确识别相关服务来源形成障碍,原告以非善意取得的商标权对被告的使用行为提起的侵权之诉,构成权利滥用。

• 原告主张被告构成侵犯注册商标专用权行为的诉请不成立,故依法驳回了原告诉请。

(2018)浙民终37号 (恶意注册并诉讼)

• 被告在明知“CPU”已被本行业认定为“浇注型聚氨酯”的简称的情况下,申请注册了“CPU”商标。

• 获得注册后,被告对原告提起了商标侵权民事诉讼,同时向工商局进行举报,要求查封标识有“CPU”标识的被控侵权产品。

• 市场监督管理局作出行政处罚决定:责令原告立即停止商标侵权;公开更正,消除影响;没收侵权产品及标识;罚款40万元。后该处罚决定经行政诉讼被撤销。

• 后被告商标被宣告无效。

• 原告起诉被告构成恶意诉讼,要求赔偿被查封及没收的货物损失人民币82万余元;赔偿原告无法履行合同而造成的损失人民币50万元以及相关为诉讼所支出的合理费用。

一审法院:

• 注册商标被宣告无效后,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,包括因工商行政管理部门做出的行政处理决定造成的损失,应当给予赔偿。

• 恶意提起知识产权损害赔偿责任纠纷本质上属于侵权责任纠纷的一种。

二审法院:

•  被告的行为符合侵权责任四个要件

Ø 实施了侵害行为(注册、诉讼、举报);

Ø 注册涉案商标时具有恶意和民事诉讼、维权中具有恶意;

Ø 造成了损害后果(财产损失);

Ø 侵害行为与原告的损失之间;有因果关系。

• 被告赔偿原告98万余元;驳回其他诉请。

• 《民法通则》百零六条第二款(公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的,应当承担民事责任)

• 《侵权责任法》第六条款(行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任)

• 《中华人民共和国商标法》第四十七条第二款(宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。

• 《民法通则》百零六条第二款(公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产,侵害他人财产、人身的,应当承担民事责任)

• 《侵权责任法》第六条款(行为人因过错侵害他人民事权益,应当承担侵权责任)

• 《中华人民共和国商标法》第四十七条第二款(宣告注册商标无效的决定或者裁定,对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是,因商标注册人的恶意给他人造成的损失,应当给予赔偿。

(2017)苏民终1874号 (恶意注册并诉讼)

• 被告明知合作伙伴在境外注册的TELEMATRIX商标在世界范围的酒店电话机商品上享有很高知名度,其在国内注册该商标后,起诉给合作伙伴代工的原告构成侵权。

• 法院认为,被告在另案提起诉讼时,虽然表面上拥有TELEMATRIX商标权,但该商标权是其“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”而取得,并不享有实质上正当的权利基础。

• 被告在申请注册商标和起诉时均具有恶意,其目的显然是排挤竞争对手,以垄断商标相关产品在国内的生产销售,损害原告合法权益以获取非法利益。

• 依据《民法通则》百零六条第二款,判决:被告赔偿原告经济损失及合理费用100万元。

以非使用为目的注册囤积商标—“优衣库”系列案

• 优衣库系列案件是在2014年批量提起的诉讼;

• 在全国各地法院共计发生42件诉讼;

• 2015年各地高院相继作出二审判决;

• 2018年高院提审了所有案件,并于12月底作出了判决。

案情简介

• 两原告指南针公司、中唯公司系第 10619071 号      注册商标的共有人。该商标核定使用商品为第25类的服装、鞋、帽等。

• 两被告在相同商品上及相关网络

推广宣传中使用了如下标识: 

• 原告指南针公司成立于2004年7月20日,注册资本50万元,经营范围包括:展览活动策划、设计、室内装饰设计、文化交流活动策划、展具租赁、电脑平面设计、批发和零售贸易。

• 原告中唯公司成立于2005年4月27日,注册资本50万元,经营范围包括:企业管理咨询、企业形象设计、商标代理、展览策划、商品信息咨询、投资咨询、财务咨询、货物进出口。

• 被告优衣库公司成立于2010年3月30日,其股东为株式会社迅销,注册资本为3,000万美元,从事服装、配件、装饰品等的经营。

• 被告优衣库船厂店系其分公司。

• 被告优衣库公司与案外人迅销公司系株式会社迅销在中国设立的子公司,共同经营“优衣库”品牌。

• 株式会社迅销系第791494号“UNIQLO”注册商标、第3002206号 注册商标的专用权人,核定使用商品均为第25类。株式会社迅销曾向国家商标局申请  商标领土延伸(第25类),但被驳回。

• 两原告分别持有注册商标共计2,600余个,涉及16类商品。

• 原告中唯公司股东、法定代表人曾在洽谈商标转让过程中,将涉案注册商标的转让价格从商定的8万元提高到800万元,同时带客户参观了“优衣库”专卖店,并表示要将该商标卖给“优衣库”的经营企业。

该系列案件的五种审理结果(一)

l 构成侵权、停止使用涉案商标,但不赔偿经济损失及合理费用

• 上海法院的11起案件

• 浙江高院二审改判构成侵权,但对原告的赔偿诉请不予支持。

• 另有判决判定侵权成立,不赔偿经济损失及合理费用,但应由被告负担全部诉讼费用。

• 被告使用的     标识与原告    注册商标除字体略有粗细差别外,文字、结构均相同。两者在隔离状态下,以注册商标核定使用服装商品的相关消费者的一般注意力为标准,整体视觉效果基本无差别,构成相同商标。被告对     标识的商标性使用行为,根据商标法的规定已构成侵权,应予停止。 

上海高院观点

• 《民法通则》百一十八条(公民、法人的著作权、专利权、商标专用权……受到剽窃、篡改、假冒等侵害的,有权要求停止侵害,消除影响,赔偿损失)

• 《商标法》(2001年修正)第五十二条第(一)项、第(二)项

• 《高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条款、第十条第(一)项、第(二)项

设立注册商标专用权制度的立法目的在于鼓励注册商标的使用,激活商标资源,故应充分发挥注册商标通过具体的使用行为,从而对商品或服务的来源起到指示的功能。商标权利人未实际使用涉案注册商标,判令停止侵害后,注册商标已经恢复到被侵权前的状态,权利人的正常实施已不存在任何障碍。侵权损害赔偿主要是为了弥补业已发生的侵权行为对权利人所造成的经济损失。鉴于该商标未实际使用,被控侵权行为未产生侵占其商品市场份额的损害后果,因此不存在经济损失。               

至于相关维权费用,本案商标权利人意图通过大量注册商标并转让进行牟利;同时,其就相同事实在全国各地法院提起批量诉讼,明显具有通过利用注册商标批量诉讼以获取多重赔偿之意图。在已有另案生效判决判令相同侵权事实的侵权人承担两原告相关维权合理费用之前提下,该种因批量诉讼策略所产生的律师费、公证费、购买产品费用的诉讼成本均系重复支出,并非《商标法》所保障的权利人因侵权行为所必须支出的合理费用范畴。

同时,基于本案注册商标权利人诉讼目的之非正当性,从引导社会公众诚信诉讼、节约司法资源的角度出发,法院亦不应责令侵权人承担权利人因重复诉讼而支出之费用,以避免产生鼓励此种诉讼策略的司法效果。因此,两原告在本案中支出的律师费、公证费、购买产品费用,应自行承担。

• 消除影响:通常是适用于人格权受到侵害时,被侵权人因侵权行为导致社会评价降低而适用的法律救济措施。由于商标可以承载商业信誉,故当商标之声誉因侵权行为遭受损害时,即该标识在相关公众中的社会评价被降低,权利人可以要求侵权人承担消除影响的法律责任以恢复其商标原有声誉。

• 由于两上诉人未实际使用涉案注册商标,故权利商标未承载因使用行为而在相关公众中形成的商誉。同时,也无证据证明因本案侵权行为降低了涉案注册商标的社会评价,故两上诉要求消除影响的主张缺少需恢复的社会评价作为基础,即缺乏所需恢复的被贬损的商标声誉。

• 明确权利人恶意诉讼、引导社会公众诚信诉讼的角度出发,免除了侵权行为人的合理费用赔偿责任。把对权利人恶意的评价放在赔偿和合理费用的部分,让商标恶意诉讼者不能获得赔偿及合理费用,旨在平衡起到既尊重现行法律制度体系又引导诚信诉讼的裁判指导意义。

• 系该系列案件中首次认定原告的批量诉讼具有恶意并进而据此判决免除被告对合理费用赔偿义务的生效案件。

• 入选2016年度中国法院50件知识产权典型案例及上海法院知识产权司法保护十大案例。

该系列案件的五种主要审理结果(二)

• 不构成侵权

• 主要理由是:被诉标识与涉案注册商标存在一定差异,同时综合考虑在案证据不足以证明原告已实际使用涉案注册商标;相关消费者能够区分商品来源,不会造成混淆误认;两原告主观上具有不正当注册的恶意等因素,认定被告使用被诉标识并不构成商标法意义上的相同或近似,不构成侵权。

• 部分判决认为,被诉标识与涉案注册商标在视觉上构成近似,但综合考虑上述因素,二者不构成商标法意义上的相同或近似,不构成侵权。

该系列案件的五种主要审理结果(三)

• 构成侵权并赔偿经济损失

    对商标标识进行比对,二者并无明显差异,仅有字体上的细微差别,易使相关公众对商品来源产生误认,二者构成近似。且优衣库对标识的使用非其所称的单纯为了描述商品的特点而是构成了商标性使用,应赔偿经济损失。

该系列案件的五种主要审理结果(四)

• 构成侵权但不赔偿经济损失,需支付合理费用

    在案证据不足以证明涉案注册商标已实际投入使用,亦无证据证明权利人因被控侵权行为造成经济利益上的减损,故对赔偿损失予以纠正。

该系列案件的五种主要审理结果(五)

• 驳回诉请

    被告具有明显的恶意,违反了诚实信用的原则。但鉴于两原告的商标是有效的,被控标识又与原告的商标有一定程度的近似,因此被告在产品上使用标识的时候要尽可能的避让原告的商标。

高法院的新态度

• 2018年12月,高法院作出再审判决:

    另查明,2014年4月11日,迅销公司向商评委就两原告

    注册商标提出无效宣告申请,商评委与2016年1月11日作出裁定,认定诉争商标不属于商标法第十条款第(四)项、第(八)项的情形,难以认定诉争商标注册行为扰乱了正常的商标注册管理秩序并有损于公平竞争的市场秩序,并未构成商标法第四十一条款所指“以其他不正当竞争手段取得注册”的情形,并裁定维持该商标注册。

• 迅销公司提起行政诉讼。北知院认为,两原告非已使用为目的且无合理或正当拉梁申请注册并囤积报货诉争商标在内的注册商标,还通过商标转让、诉讼等手段实现牟利,其行为严重扰乱了商标注册秩序、损害了公众利益,并不当占用了社会公共资源,构成商标法第四十一条款规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形,判令商评委重新作出裁定。

• 北高维持了该判决。

• 商评委于2018年2月27日作出裁定,宣告涉案商标无效。

• 高法院认为:民法基本原则在整个法律体系中发挥基础性和原则性的作用。诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则。一方面,它鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值,并保护在此基础上形成的财产性权益,以及基于合法、正当的目的支配该财产性权益的自由和权利;另一方面,它由又要求人们在市场活动中讲究信用、诚实不欺,在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。

• 民事诉讼活动同样应当遵循诚实信用原则。一方面,它保障当事人有权在法律规定的范围内行使和处分自己的民事权利和诉讼权利;另一方面,它又要求当事人在不损害他人合法权益和社会公共利益的前提下,善意、审慎地行使自己的权利。任何违背法律目的和精神,以损害他人正当权益为目的,恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均数权利滥用,其相关主张不应得到法律的保护和支持。

• 两原告以不正当方式取得商标权后,目标明确指向优衣库公司等,意图将该商标高价转让,在未能成功转让商标后,又分别以优衣库公司、迅销公司及其各自门店侵害该商标专用权为由,以基本相同的事实提起系列诉讼,在每个按键中均以优衣库公司或迅销公司及作为其门店的一家分公司作为共同被告起诉,利用优衣库公司或迅销公司门店众多的特点,形成全国范围的批量诉讼,请求法院判令优衣库公司或迅销公司及其众多门店停止使用并索取赔偿,主观恶意明显,其行为明显违反诚实信用原则,对其借用司法资源以商标权没去不正当利益的行为,本院不予保护。

指导案例第82号[2014]民提字第24号(抢注)

王碎永诉深圳歌力思服饰股份有限公司、杭州银泰世纪百货有限公司侵害商标权纠纷案

• 原告抢先注册了歌力思公司已投入商业使用但未及时注册的商标,然后以其注册商标权对其提起侵权之诉,索要高额赔偿,以商标维权名义谋取不正当利益。

• 歌力思公司:第1348583号商标(第25类服装等商品)、第4225104号商标(第18类钱包、手提包等商品)

• 王碎永:第7925873号商标(第18类钱包、手提包等商品)

• 杭州中院一审判决:认定歌力思公司及杭州银泰公司构成侵权,判决其承担停止侵权行为、赔偿王碎永经济损失及合理费用共计10万元及消除影响。

• 浙江高院二审判决:驳回上诉、维持原判。

• 高院判决认为,歌力思公司拥有合法的在先权利基础,其使用方式和行为性质均具有正当性,王碎永以非善意取得的商标权对歌力思公司的正当使用行为提起的侵权之诉,构成权利滥用。

• 《民事诉讼法》第十三条(诚信原则和处分原则)民事诉讼应当遵循诚实信用原则。撤销一、二审判决,驳回王碎永的全部诉讼请求。

• 美国和欧盟法院可以在商标诉讼阶段直接撤销或无效涉案商标(欧盟法院是“附条件”的撤销或无效)

• 我国法院在民事诉讼中并不能直接撤销或无效商标,权利人只能另外通过行政确权程序进行处理。但行政程序存在着环节过多、时间过长、甚至循环往复等弊病,严重影响了权利人的合法权益。

• 高法院是否直接否定了注册商标的效力?

• 高法院认为,首先,歌力思公司拥有合法的在先权利基础。其次,歌力思公司的使用行为系基于合法的权利基础,使用方式和行为性质均具有正当性。第三,“歌力思”本身为无固有含义的臆造词,具有较强的固有显著性,依常理判断,在完全没有接触或知悉的情况下,因巧合而出现雷同注册的可能性较低。作为地域接近、经营范围关联程度较高的商品经营者,王碎永对“歌力思”字号及商标完全不了解的可能性较低。在上述情形之下,王碎永仍在手提包、钱包等商品上申请注册并行使“歌力思”商标权的行为难谓正当。

• 当事人违反诚实信用原则,损害他人合法权益,扰乱市场正当竞争秩序,恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的,人民法院应当以构成权利滥用为由,判决对其诉讼请求不予支持。

• 实体意义:针对这种以损害他人正当权益为目的、恶意取得并行使权利的行为,应当揭破其“合法”权利的面纱,

• 程序价值:间接否定了原告注册商标权,对后续的行政撤销程序起到了相应的推动作用。

• 北京知识产权法院判决:综合考虑包括高人民法院(2014)民提字第24号民事判决书在内的证据,诉争商标(第7925873号“歌力思”商标)与引证商标(第1348583号“歌力思”商标)已构成2001年商标法第28条所指的使用在类似商品上的相同商标,依法应予无效。

关联案件

• 深圳中院:歌力思公司起诉王碎永违反诚实信用原则抢注其知名商标,构成不正当竞争。

• 深圳中院和广东高院认为:歌力思公司对“歌力思”标识享有在先权利,其中包括“歌力思”知名字号权、“歌力思”(服装)注册商标专用权,且该商标具有较高知名度。王碎永的“歌力思”商标经过依法登记、注册,具有合法的形式,但形式的合法不能掩盖实质的侵权,更不能成为不正当竞争行为赖以产生甚至持续的“合法”依据。

(2017)粤民终633号  “路虎”商标案

• 被告在饮料商品上使用了“LANDR0VER路虎”、“路虎”等标识。

• 路虎公司认为被告上述行为侵犯了其在先注册在第12类商品中的陆地机动车辆上的“路虎”、“LANDR0VER”驰名商标,并诉称要求停止侵权并赔偿损失200万元及合理费用支出。

• 被告仅以其曾在30类商品上申请并获准注册第8429937号“路虎LANDR0VER”商标为由,上诉主张被诉行为是合法使用自己的注册商标、不会误导相关公众、不构成侵权。

• 此外,被告还在第5、29、30、32类商品上申请注册“张九龄”、“夏普SHARP”、“甄子丹”、“陈道明”、“广本”等商标。

• 判决认为:首先,被告使用的被诉商标标识分别与路虎公司涉案三个注册商标构成相同或相近似,其亦无法对其使用被诉商标标识的行为作出合理解释。其次,无论被告是否已在某一类商品上申请乃至获准商标注册,路虎公司均有权寻求禁止在后注册商标使用的民事救济,从而制止被告在实际经营活动中摹仿其驰名商标在不相同和不相类似的商品上作为商标使用,误导公众。第三,被诉标识所使用的商品,虽然与路虎公司涉案注册商标核定使用的商品类别不同,但削弱了路虎公司注册商标作为驰名商标所具有的显著性和良好商誉,损害了路虎公司的利益。

• 路虎公司商标知名度高,应获得与其知名度相匹配的司法保护力度;

• 被告不仅在网站上对被诉标识进行宣传,还在实体经营中使用了路虎商标;

• 被告商标已被生效行政判决认定“具有明显的复制、抄袭他人有一定知名度商标的故意......恶意注册本案被异议商标的行为应当予以禁止”,从而认定对该商标的注册申请“不应予以核准”,故其合法使用注册商标的抗辩不能成立。其利用合法形式来掩盖侵权实质行为的主观恶意明显,严重有违诚实信用原则;

• 被告申请注册了大量与其他名人和知名企业称谓相同的商标,其利用我国商标注册制度囤积和不当使用商标的主观恶意明显;

• 被告曾因部分产品质量监测不合格而被工商公示通告,涉案驰名商标的美誉度因被告的不当使用而受到贬损。

• 《高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》条:给他人注册商标专用权造成其他损害的行为: …… (二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;

• 判决被告赔偿路虎公司120万元。

当前民事案件对于商标恶意抢注的处理原则

• 在民事侵权诉讼中,对恶意抢注、囤积商标的行为不予保护,并且须加大侵权赔偿力度

• 受到侵害方可以提起恶意诉讼导致他人损害之诉、确认不侵权之诉、不正当竞争等诉讼

• 司法和行政联动保护

关于我们

威名公司致力于在商标保护、版权保护、不正当竞争、驰名商标、商业秘密、技术合同、知识产权金融等知识产权全领域为公众及企业界提供全面的法律与技术支持,并以造就21世纪中国的知识产权高端管理人才为己任,走稳定、可持续性的专业化发展道路。威名公司已发展成为企业可信赖的知识产权服务战略级合作伙伴。我们以丰富的从业经验、规范的工作流程、敬业的工作态度,可以在商标、版权及其他知识产权领域为客户提供全面、高效、优质的法律咨询与专业代理服务。

关注我们
微信

Copyright ©2018 - 2023 上海威名知识产权代理有限公司 沪ICP备09059375号-1 网站地图 技术支持:上海网站建设     沪公网安备 31011002002808号

  • 首页
  • 联系电话
  • 返回顶部